Tribunale Di Primo Grado, Sentenza Su Validità Diritto Anteriore Nelle Opposizioni

Tribunale Di Primo Grado, Sentenza Su Validità Diritto Anteriore Nelle Opposizioni

Tribunale di Primo Grado, sentenza su validità diritto anteriore nelle opposizioni

Nella sentenza Metro, il Tribunale di Primo Grado si è pronunciato sulla validità dei marchi durante i procedimenti di opposizione UAMI, indicando che occorre tenere conto dei cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell’opposizione e la decisione che statuisce in merito all’opposizione, e che risultano dalle prove prodotte dalle parti in risposta alla richiesta di informazioni proveniente dall’UAMI.

La Tesco Stores Ltd. (Tesco) aveva proposto opposizione contro la domanda di registrazione comunitaria presentata dalla Metro MIP per un marchio figurativo composto dalla parola METRO in caratteri maiuscoli.

L’opposizione, presentata nel gennaio del 2000, era basata sulla registrazione ottenuta dalla Tesco per la parola METRO nel Regno Unito, che sarebbe scaduta solo sei mesi più tardi, nel luglio del 2000.

Nel giugno del 2000, l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) aveva informato la Tesco che essa aveva un termine di quattro mesi per produrre i fatti, le prove e gli argomenti ulteriori che ritenesse utili a sostegno della propria opposizione, e inoltre che, nel caso in cui il marchio anteriore fosse scaduto entro la data in cui le prove dei diritti anteriori dovevano essere fornite, la Tesco avrebbe altresì dovuto dimostrare di aver richiesto il rinnovo del marchio. La prova del rinnovo del marchio anteriore non era stata fornita, e nel giugno 2003 la Divisione di Opposizione aveva respinto l’opposizione con la motivazione che l’opponente non aveva fornito la prova che il suo diritto anteriore era ancora in vigore successivamente al 27 luglio 2000, nonostante fosse stato invitato a farlo.

Il ricorso della Tesco contro questa decisione era stato accolto dalla Commissione di Ricorso UAMI, secondo la quale era sufficiente che alla data di deposito dell’opposizione e alla data alla quale le prove erano state richieste (giugno 2000), il diritto anteriore fosse ancora valido.

Il caso era giunto dinanzi il Tribunale di Primo Grado. In sostanza, le parti erano in disaccordo su quale fosse la data pertinente alla quale il diritto anteriore deve essere in vigore ai fini di un’opposizione: la data del deposito della domanda di opposizione, quella di scadenza del termine concesso per fornire altre prove, o ancora quella in cui la divisione di opposizione si pronuncia.

Il Tribunale di Primo Grado, con sentenza del 13 settembre 2006 nella causa T-191/04, ha annullato la decisione della Commissione di Ricorso UAMI, ritenendo, in primo luogo, che le norme comunitarie conferiscono all’UAMI il diritto di domandare all’opponente la prova del rinnovo del marchio successivamente alla sua scadenza, quando questa si verifica dopo la data di deposito dell’atto di opposizione.

In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che secondo le norme comunitarie sugli impedimenti relativi alla registrazione e sulle opposizioni, un conflitto fra marchi si presenta quando esiste identità o somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto e tra i prodotti o i servizi che i due marchi designano, e quando i due suddetti marchi coesistono durante un certo lasso di tempo.

Nel caso di specie, dato che il marchio richiesto poteva essere registrato solo dopo la fine del procedimento di opposizione, e non era stata fornita prova che i diritti dell’opponente sarebbero stati ancora validi a quella data, non vi era un periodo durante il quale i due marchi potevano coesistere, dunque non poteva esserci conflitto.

Inoltre, e in generale, il Tribunale ha concluso che la Divisione di Opposizione e le Commissioni di Ricorso UAMI devono tenere conto dei cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell’opposizione e la decisione che statuisce in merito all’opposizione, e che risultano dalle prove prodotte dalle parti in risposta alla richiesta di informazioni proveniente dall’UAMI.